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Paroles d’experts – Rationalisation du portefeuille de droits de propriété industrielle

Publié le lundi 23 novembre 2020

Pour aller plus loin, l’IEEPI et Alain Kaiser vous proposent les formations suivantes :


 

Paroles d’experts : Alain Kaiser

L’IEEPI donne la parole à ses experts, aujourd’hui Alain Kaiser, Spécialiste en évaluations financières de droits de propriété intellectuelle.

Il nous propose une analyse sur :
La rationalisation du portefeuille de droits de propriété industrielle

 

La rationalisation du portefeuille de droits de propriété industrielle est déterminante en ce moment particulier de l’histoire économique. En effet, la pression financière exercée sur les équilibres financiers des entreprises du fait d’interdictions pour certaines de réaliser leurs opérations courantes, pour d’autres les obligations de modifier radicalement leur mode de fonctionnement engendrant des surcoûts qui ne seront pas toujours transférables à des clients ou à des fournisseurs et probablement encore moins à l’État…

Ainsi la rationalisation de portefeuilles de PI constitue un enjeu majeur pour tout détenteur de brevets, industriel ou académique ou de détenteurs de portefeuilles de marques ou de NDD. Il convient en effet de se préparer dans les services IP à des restrictions budgétaires et la rationalisation du portefeuille d’IP fait du sens pour que celui-ci soit parfaitement adapté aux besoins de performance de l’entreprise et soit nettoyé de tous surplus ou éléments superflus.

Même sans les effets de la crise sanitaire, les temps où la gestion du portefeuille répondait à des critères essentiellement quantitatifs est révolu : on attend aujourd’hui du responsable brevets qu’il concilie des contraintes apparemment antinomiques :

  • Maintenir un flux important voire croissant de nouveaux dépôts
  • Maintenir voire augmenter la qualité des droits de PI
  • Réduire les coûts de gestion du portefeuille.

Une première étape consiste à négocier les coûts des prestations externalisées. Cette démarche, largement engagée par les services achats, connaît toutefois des limites lorsque le “prix du marché” en matière de prestations de conseil en PI est atteint.

Restent alors des leviers d’action efficaces :

  • Mise en place d’outil de contrôle de gestion de la PI
  • Création d’indicateurs de pertinence stratégique des droits de PI du portefeuille et de l’affectation budgétaire
  • Méthodologies de prise de décision de nouveaux droits, de maintien, d’extension ou d’abandon, selon des critères objectifs et constants
  • Simplification des flux d’information entre la détection des inventions et leur déclaration, la gestion interne et externe, et les différents partenaires français et étrangers

Mais le plus efficace consiste à la rationalisation du portefeuille qui permet le plus souvent en pratique des réductions budgétaires de l’ordre de 25%, sans affecter la qualité ni la politique de régénération du portefeuille.

Il est aussi intéressant pour atteindre de meilleures performances de benchmarker les autres organisations de la fonction PI, notamment sur les méthodes de gestions de gros déposants, ainsi que des politiques tarifaires en matière de dépôts et procédures d’extension, examen et délivrance de brevets, permettant d’identifier les sources de progrès les plus pertinentes.

Mais la rationalisation permet aussi d’éviter de perdre du temps à entretenir des titres inutiles et il convient donc de passer en revue la totalité des titres du portefeuille à l’aide d’un guide de critères permettant de sélectionner les titres à conserver. Cet exercice devrait pour une bonne tenue du portefeuille être pratiqué une fois l’an au moins mais en général les organisations n’ont que peu de temps à consacrer à cet exercice pourtant salutaire.

Une méthodologie efficace consiste à s’assurer d’abord de l’identification de l’ensemble des titres existants en comparant ceux inscrits dans les bases de données officielles et ceux répertoriés dans les bases en interne. Il est très rare de constater que ces 2 sources soient identiques.

La deuxième étape est de vérifier la situation juridique de chaque titre :

  • Délivré
  • En cours d’obtention
  • Sous licence…

Il convient ensuite de déterminer quelle action mener sur chaque titre :

  • Abandonner
  • Maintenir pour exploiter
  • Maintenir pour effectuer un barrage
  • Maintenir pour licencier
  • Maintenir en attendant une décision de management engageant le titre…
  • Céder
  • Licencier
  • Donner
  • Apporter à une autre structure…

Il convient également de travailler sur les titres qui sont en cours de décision et qui peuvent enrichir à court terme le portefeuille.

N’oublions pas que les droits de PI n’ont pas seulement pour fonction de protéger directement les produits mais peuvent aussi servir à d’autres causes : exemple rapatrier des rémunérations de filiales étrangères, intimider des concurrents, servir la cause marketing, éviter des impôts, lever des fonds, négocier avec des partenaires… Et que donc c’est sous cet angle qu’il conviendra de déterminer ce qu’il faudra décider sur chacun des titres. Ces décisions doivent bien entendu être validées avec les autres fonctions de l’entreprise.

Ensuite il conviendra de mesurer l’impact financier mais aussi qualitatif sur le portefeuille de titres et l’économie ainsi réalisée.

 


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